Патентные тролли в России: как защищать технологический бизнес от недобросовестных конкурентов?

Патентные «тролли» стали массовым явлением в США. В России в силу объективных невысокой ценности интеллектуальной собственности они пока распространены меньше, но тенденция набирает обороты

Бурное развитие законодательства по интеллектуальной собственности, создание Суда по интеллектуальным правам и совершенствование правоприменительной практики в России в последние 10 лет – это лишь некоторые из причин, по которым результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации стали цениться выше. С экономической точки зрения интеллектуальную собственность можно рассматривать в качестве признанной государством монополии, поскольку владение результатами интеллектуальной деятельности (патенты, объекты авторских прав и др.) и средствами индивидуализации (товарные знаки, фирменные наименования, коммерческие обозначения) позволяет, с одной стороны, защищать свою предпринимательскую деятельность от недобросовестных конкурентов, а с другой стороны – запрещать другим осуществлять аналогичную деятельность с использованием чужой интеллектуальной собственности.

С 1 января 2015 года в четвертую часть Гражданского кодекса РФ были внесены изменения, ужесточающие ответственность за незаконное нарушение патентов. Теперь на основании части первой ст. 1406 ГК РФ патентообладатель вправе вместо требования о взыскании с нарушителя убытков взыскивать компенсацию в размере от 10 000 до 5 млн рублей или в двукратном размере стоимости права использования данного патента (фактически речь идет о двойной стоимости лицензии за использование патента). Подобные —  безусловно, на мой взгляд, положительные —  изменения в законодательстве предоставили дополнительные возможности и способы воздействия на производителей и продавцов товаров не только добросовестным владельцам патентов, но и патентным «троллям».

Патентные «тролли» стали массовым явлением в США. В России в силу объективных причин (особенности экономического развития, невысокая ценность интеллектуальной собственности по сравнению с Западной Европой и Северной Америкой) патентные «тролли» пока распространены меньше, но тенденция набирает обороты.

Тактика подобных недобросовестных правообладателей обычно такова: они выбирают одну или несколько областей деятельности, в которых у них есть технические знания, и, для установления уровня техники и «слабых мест» среди уже известных и применяемых технических решений, изучают открытые источники и публикации в данной сфере. Патентные «тролли», как правило, подают на регистрацию применяемые другими лицами, но незапатентованные отдельные узлы и детали (в качестве полезных моделей) или дизайн/внешний вид изделия (в качестве промышленных образцов). Сами патентные «тролли» не осуществляют деятельность по производству и реализации товаров и специализируются на предъявлении требований (в форме исков, заявлений в правоохранительные органы, антимонопольную службу) к участникам экономической деятельности.

Все зарегистрированные в России патенты должны отвечать условию новизны, то есть охраняемые патентом технические решения не должны быть известны из уровня техники, который определяется Роспатентом в ходе экспертизы на основе сведений из открытых источников. Другими словами, если предусмотренное в заявке на патент техническое решение или внешний вид изделия не будут обнаружены в опубликованных источниках информации, то патент может быть зарегистрирован. В практике встречались случаи, когда патентные «тролли» регистрировали отдельные детали двигателей внутреннего сгорания или, например, получали более 30 патентов на дизайн колесных дисков для автомобилей и предъявляли претензии к крупным дилерам автокомпонентов.

После успешной регистрации патентные «тролли» обычно направляют в адрес продавцов и реже производителей письма с требованиями прекратить незаконное использование патентов и выплатить убытки/компенсацию за допущенные нарушения. Такие письма-претензии часто сопровождаются предложениями заключить лицензионный договор (для дальнейшего правомерного использования патентов) или выкупить патенты. У потерпевшего от действий патентного «тролля» есть три варианта действий: договориться с недобросовестным патентообладателем, попытаться оспорить «нарушаемые» патенты или ждать дальнейшего развития событий в надежде отбиться в суде и правоохранительных органах от предъявленных требований.

Распространение данного негативного явления в нашей стране обусловлено несколькими факторами:

• Сочетание профессиональных знаний в области технических аспектов в конкретной сфере и особенностей патентования (часто на стороне патентных «троллей» выступают недобросовестные фирмы, оказывающие услуги в сфере регистрации патентов).
• Невысокий размер расходов на регистрацию патента, оспаривание патента со стороны пострадавших лиц от действий патентных «троллей» требует значительно больших затрат.
• В качестве потерпевших обычно выступает дилеры и дистрибьюторы, которые не являются профессионалами в технических вопросах; реже патентные «тролли» обращаются к крупным производителям, поскольку для последних цена вопроса оспаривания патентов не имеет существенного значения.
• До 1 октября 2014 года Роспатент не осуществлял проверку подаваемых заявок на регистрацию полезных моделей на предмет соответствия условиям патентоспособности, в том числе не проверял новизну технического решения. Иными словами, для получения патента на полезную модель в России достаточно было приложить все формально необходимые для регистрации документы. Таким образом, подавляющее большинство действующих в настоящее время патентов на полезные модели не проходили экспертизу по существу, и свидетельство на патент может защищать практически любое известное и широко применяемое техническое решение.
• Расходы по оспариванию патента в ходе обязательного административного порядка (в Палате по патентным спорам) даже в случае отмены действия патента по судебной практике не подлежат взысканию. Это означает, что патентный «тролль» ничего не теряет кроме самого запатентованного технического решения.
• В России отсутствует работающий механизм привлечения к ответственности за подобные недобросовестные действия патентообладателей. Вместе с тем, экономические потери производителей и продавцов продукции от действий патентных «троллей» по воспрепятствованию реализации товаров могут быть достаточно значительными. Данные расходы производителя или дистрибьютора спорных изделий на практике невозможно возложить на патентного «тролля».

К примеру, в Германии в случае, если в результате получения претензионного письма о запрете использования патента товар был снят с продажи в оптовой или розничной сети, производитель товара вправе предъявить патентообладателю упущенную выгоду в размере недополученного дохода за период, когда этот товар не продавался в данной сети. Упущенная выгода подлежит взысканию, если в суде будет доказано, что спорный товар не нарушает прав на патент.

А в России, например,  в 2006 году известность получил случай, когда по заявлению патентообладателя в правоохранительные органы в компании «Моторола» и «Евросеть» был изъят товар (сотовые телефоны) на сумму, превышающую $20 млн. Данное разбирательство свидетельствует о том, что действия патентного тролля могут причинить значительный вред предпринимателям даже в том случае, если впоследствии спорный патент будет отменен.

Встречаются ситуации, когда в качестве патентных троллей выступают бывшие работники предприятий, запатентовавшие на себя разработки своих работодателей (их трудовых коллективов). В рамках арбитражного дела № А50-12809/2010 Родионов С.Ю., бывший генеральный директор фармацевтической компании ЗАО «Институт новых медицинских технологий», предъявил иск к своему бывшему работодателю о запрете производства и реализации лекарственного препарата «Профеталь» и взыскании убытков в размере около 2,5 млн. рублей, что составляло 10% выручки Ответчика от реализации спорного лекарства. Суд удовлетворил заявленный иск и взыскал убытки в заявленном размере. При расчете величины убытков арбитражный суд исходил из документально подтвержденной патентообладателем стоимости проданной Ответчиком контрафактной продукции и  ставки  в 10% от лицензионного вознаграждения, предусмотренной в прекратившем свое действие договоре между сторонами спора.

Таким образом, неблагоприятными последствиями от действий патентных троллей могут быть аресты товаров, запреты на производство и реализацию продукции, содержащей запатентованное техническое решение, и финансовые затраты на возмещение убытков или выплату компенсации.

Помочь в борьбе с патентными «троллями» в России могло бы:

• Совершенствование законодательства и судебной практики в целях привлечения к ответственности (взыскание реального ущерба и упущенной выгоды) патентных «троллей» за необоснованное предъявление требований и совершение иных незаконных действий, повлекшее убытки. Расходы лица по оспариванию чужого патента в обязательном досудебном порядке в случае успеха должны возлагаться (в разумном размере) на бывшего патентообладателя.
• Улучшение качества работы Роспатента в процессе проведения экспертиз заявок на регистрацию патентов по существу, выработка единообразной практики рассмотрения Палатой по патентным спорам возражений по оспариванию регистрации патентов.

Источник